外国出願の必要性
一つの製品が日本国内だけで製造・流通することは少なくなりました。日本で権利を持っていても、日本国内でしか通用しません。例えば中国で模倣品を取り締まろうと思えば、中国での特許権や商標権が必要です。技術・ブランド価値を保護するには、使用する国ごとに権利を取得する必要があります。
権利は国ごとに取得します
特許権も商標権も国ごとに発生します。国ごとに出願し、国ごとに審査を受けるのが原則です。なお、PCTやマドプロなどの国際条約を利用して、一出願で複数国に出願することも可能です(ただし条約加盟国に限ります)。
どのような国で権利を取ればいいのか
特許性の有無・商標の登録要件を満たしているかなど、権利取得の可能性が高いのは前提として必要な条件ですが、他に以下のような国について出願を検討してください。
- すでに実施している国(製造のみ・販売のみの場合・委託の場合を含む)
- 競業他社の存在する国(電気業界における韓国など)
- 模倣品被害への対策が必要な国(中国など)
- 今後事業展開をする予定のある国
いずれも、権利をとることで事業をスムーズに進められるでしょう。
現在広く利用されている外国出願の方法として、パリルート、PCTルートおよびマドプロルートと呼ばれている方法があります。
取り扱い国
米国・欧州・中国・韓国・台湾などの主要国・地域をはじめ、弊所は世界各国に現地代理人のネットワークを築いております。
各種条約加盟国(パリ、PCT、マドプロ)の有無を問わず、お問い合わせください。
海外への特許出願
出願のタイミング
外国出願は、最初の日本出願から1年以内に行います。最初の出願から1年以内に出願することで、出願日が繰り上がるなどの一定の利益(優先権)が得られる制度を利用するためです。
優先権を使って出願する場合、通常は実験データの追加やバリエーションの追加などで、書類に追加記述をします。これに加え、各国の特許実務に合わせて調整したり、翻訳を考えて日本語を書き換えたりする必要があります。なかの国際特許商標事務所では、作業に少し時間がかかるため、最初の出願から半年~9ヶ月経過した時に、外国出願をするかどうかをお客様に確認しています。
PCTルート:1出願で世界各国にまとめて出願、後で権利化する国を選ぶ
PCT(特許協力条約)ルートとは、1回の出願でPCT加盟国全てに出願しておいて、どの国で権利を取得するかを後で判断して権利を取る国を選ぶ方法です。出願手続きを1回で済ませられる、手続き期間を確保できる(翻訳文提出まで30ヶ月)などのメリットがあるため、多数の国で権利化を図る場合はこちらが主流です。
パリルート:国別に直接出願
パリルートとは、パリ条約を利用した出願ルートで、国別に直接出願する方法です。主要取引国(2~3カ国)のみで権利化を図る場合なら、この方法で出願すれば費用が安くつきます。事務作業が煩雑(各国の出願様式に合わせる必要あり)である、翻訳文の提出まで時間の余裕がない(12ヶ月)などにも注意が必要です。
海外への商標出願
海外で商標権を取る場合、通常は日本国出願から6月以内に、日本出願と同一の商標、同一の商品・役務で権利化を図ります。
その場合、商標を一部変更することも出来ません。例として、日本出願時の商標が「英語+日本語(読み仮名)」の場合、外国出願時に「英語のみ」に変更すると、別商標になります。 また、指定商品・役務の内容もあらかじめ外国出願向けに調整しておく必要があります。例として、包括的な商品・役務の概念が国により異なる(例:第25類「被服」の内容は、日中韓各国ですべて異なる)ことや、指定商品・役務の概念が国によって違う(特に米国・中国)などがあげられます。
マドプロルート:一出願で同時に多数国へ
マドプロとは、商標の国際登録制度について規定している国際条約の略称で、「マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願制度」のことをいいます。マドプロルートでの出願は、日本への基礎出願・基礎登録を元に複数国での権利取得が可能です。
各国で実体審査が行われるのは変わりませんが、ストレートで登録される場合には現地代理人の選任が不要であるなど、直接出願に比べてコスト・手間が削減できます。
一方、セントラルアタックといって、国際登録の日から5年以内に基礎出願が拒絶等されると、国際登録も取り消されるため、基礎出願の登録性については特に入念に検討する必要があります。
パリルート:国別に直接出願
マドプロ非加盟国の場合や数カ国程度の出願の場合、パリルートでの出願となります。出願手続を国ごとに煩雑であることや、国別に現地代理人が必要で費用がかかるなどのデメリットがあります。